【公司法务】企业法律风险防范——商标注册篇

典型案例   
 商标，就是人们通常所说的“牌子”，在社会生活中随处可见，其本质作用是区别商品的来源或服务的提供者。按法律规定，申请商标必须符合法定条件：有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。   
 香香公司成立于1999年，是一家主要生产油炸土豆片小食品的乡镇企业，自开业就将“香脆”二字作为商标使用，几年来其产品销售量稳步增长，销售地区不断扩大。2002年3月，香香公司决定将“香脆”商标向中国商标局申请注册，使用的商品仍为土豆片等小食品。但出人意料的是，该申请并没有获得通过。   
 原来，该公司的申请不符合商标申请的有关要求。首先“香脆”二字用作油炸土豆片商标是不具有显著性特征。同时商标法规定所申请商标不得“直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点”，而油炸土豆片的主要特性功能即是香脆可口。故其申请未获通过。    
 风险评析   
 在市场竞争日益激烈的环境下，创立一个著名商标往往需要大量的资金与智力投入，因此有的人就想走终南捷径，在商标的选择、使用、注册上，“游刃”于法律的规定之间，试图规避法律，达到非法获取利益之目的，这就使商标本身承受着巨大的法律风险：
 1．抢注商标，高价回购
 多数情况下，抢注商标是不道德的商业行为，但在法律上未必总是受到谴责，因而有的人通过抢注取得了合法的利益。基于商标带来的巨大利益，许多公司商标被抢注后，又不得不花高价从别人手里回购，从而给公司的经营造成巨大损失。   
 2．申请在后，陷入被动   
 按照《商标法》第18条的规定，我国商标注册以申请在先为原则。如果一家商标意识淡薄的企业，即便使用其商标多年，也可能被别人依据申请在先原则而抢先获得该商标的注册，自己反而还因此不能再使用。如联想商标“Leg-end”在多国已被抢注，不得已在国外市场启动另一个商标，这无疑需要付出再打造一个品牌的市场成本。
 3．域名抢注，滥用商标
 互联网域名对商标曾一度引起强烈冲击。从注册手续上看，域名注册的程序简便但不够完善，留下许多可乘之机。于是不少人纷纷抢注著名的商标作为域名，或者为了向商标所有人出售，有的人还打起了擦边球，注册与他人商标近似的域名，或者为了引起混淆，以谋求不正当利益。
 4．未规避商标禁用条款
 我国商标法第10条列举了9种不能作为商标注册的情形。但法律的含义相对而言仍然有其模糊性，为法律规避提供了可能。例如：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集标体商标、证明商标组成部分的除外。”一般说来，能成功将地名作为商标使用的，主要依靠其第二含义，但所谓的“其他含义”在实践中难以界定,因此最好慎用与地名相同的商标，尤其是在商标未去注册就先行使用的情况下,不然，最后若申请不到商标注册，品牌塑造的先期努力就前功尽弃了。
与此相关的问题是，有人觉得把地名反过来注册，法律不会干预的。也确有这样成功的案例。但是，即使这类商标得到了注册，如果使用时故意与地名相混淆，最终可能会是这样一个结果，“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标”。还有的企业以原料或者商品的通用名称作为商标使用，最后可能也难逃被撤销的命运。
5．未规避他人的在先权利
商标法第3l条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。”在先权利一般包括商标权、姓名权、肖像权、专利权、版权、商号权和地理标志权
(1) 商标的弱化宣传。商标的暗化，是指将别人的商标用于无竞争关系的商品的广告宣传上，从而使该商标与其商品的特定联系弱化的行为。《商标法》第13条规定： “就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、模仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众的，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。因此，如果暗化的是驰名商标，
(2)商标的退化使用。所谓商标的退化使用，是指以一定的方式使消费者将他人商标误认作有关商品的通用名称，从而减损其显著性，最终导致商标权的丧失。如将“敌杀死”商标用作农药名称，由于使用不当或者被竞争对手故意当作通用名称使用，从而使商标变成了产品的通用名称。有的商标未能正确适当的使用，也客观为他人的规避提供了条件。有的企业在推出新产品时，投人了大量广告宣传其产品的商标，但却没有说明新产品的通用名称，或虽有通用名称，但过于专业化或冗长，难以取得广告受众的认同感，其结果是消费者只好用该商标指代商品的通用名称，从而导致商标退化。
(3)商标的丑化使用。有的竞争对手采用丑化或者玷污商标的行为，来损害对手的商标及其商品、服务的信誉。比如将别人饮料上的商标用在厕所洁具等产品上使用，则可能引起消费者不舒服的感觉，从而拒绝再购买该饮料，如
⑷ 其他“搭便车”侵权行为。在商标注册中还有许多奇异现象：有的采取隐藏方式,注册别人的外文商标的中文翻译名称；有的以发明人或者创始人的肖像来作为商标以规避文字图案；把他人商标进行肢解注册，从而达到规避的目的,有的用有双重含义的名人姓名来注册商标；有的利用互联网，把企业著名的商标关键词设置为自己网站或网页的关键词，当用户在搜索引擎上搜索，本想搜索的企业时，结果搜索到其竞争对手，从而造成误认，使其增加了宣传己和进行交易的机会。出现这种情况，从法律上可能会构成不正当竞争。
 防范技巧
随着商业的发展和时代的演进，随商标出现的法律风险行为将层出不穷。为商标的权利人如何有效降低风险，是一个应引起重视的问题：   
尽管不具显著性的商标也可以使用甚至得到注册，但这种商标容易被别人用作商品通用名称，也容易被他人以合理使用为抗辩事由，然后合法使用在自已的商品上。设计商标时，企业在注意《商标法》中禁用条款的同时，注册申请前应考虑选择有显著性的商标，那种任意虚构的与商品或服务的特征联系越少的商标，越能得到法律的保护，也不易被别的企业利用。   
2．及时申请，保护权利
如果先行使用商标，等到商标已经培养成熟以后才去申请注册，那就可能已被他人抢注了。而且不注册商标，就不能排斥别人在相同的商品上使用相同的商标，这等于给别的企业进行不正当竞争提供了机会。由于商标注册申请的提出与商标的注册获准有一个时间差，所以，应在产品投入市场前先申请商标：有的企业将商标申请与产品开发同时进行，这不失为一个英明的策略。   
 3．曲径通幽，借力打力
 一个普通商标并不能阻止别人在其他类别的商品上使用，从而为别人的法律规避提供了可能。但如果使用已登记有著作权或者已申请外观设计专利权的标识作商标，如果有人再以商标形式注册或使用，企业即可以根据《著作权法》或《专利法》来阻止别人的使用。同样，竞争对手的商标抢注、商标淡化、商标暗化、商标退化和商标丑化等手段也再无施展机会，因为在这种情况下，任何其他人对其商品任何形式的利用，都将陷入著作权侵权和专利侵权的法律境地。
 4．联合防御，建立体系
 防御商标是指同一商标所有人把自己的商标同时注册在其他非同种或非类似的商品上的商标，以阻止别人为借用自己的商誉，而在其他商品上使用、注册与自己相同的商标。一般而言，只有驰名商标才有权作为防御商标取得注册。联合商标是指同一个企业在同一或类似商品上申请注册两个或两个以上的近似商标，其中一个指定为正商标，与其他近似的商标一起构成具有防卫性质的联合商标。联合商标中任一商标的使用视为其他商标也在使用。
5．国际注册，扩大范围
企业在国外注册可以逐国申请，但最好根据《商标注册马德里协定》，通过国家商标局向世界知识产权组织(WIPO)的国际局提交国际注册申请，这样就可以一次申请，而同时在该公约的成员国中获得注册。设计商标时，企业要考虑自己产品的出口国家或地区的法律要求和民族风俗，以避免在中国可以注册的商标在国外却不能得到注册，使得在国外要重新打造一个品牌。同时及时甚至抢先在自己未来的出口国家或地区申请注册商标，以使自己的品牌不因别人的抢注而不能进入。   
6.科学使用,塑造形象
企业在宣传产品尤其是新研制的产品时，应该注意在宣传商标的同时，还应注意宣传产品的通用名称，避免商标的退化。此外，商标使用时应当采用显著的字体、字形、字号及颜色，以区别商品包装上的其他文字和图形，并应按规定标注注册标志，或者表明这是注册商标。